LG Mannheim, Urteil vom 12. Januar 2010, 2 O 44/09

Zum Löschungsanspruch gegen die Marke “illu” für Magazine und Zeitschriften

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 39509427 für die Waren/Dienstleistungen der Klasse 16 (Druckereierzeugnisse und Verlagserzeugnisse, insbesondere Magazine; Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren, Bücher; Lichtbildererzeugnisse, Fotografien(soweit in Klasse 16 enthalten)) und der Klasse 41 (Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Magazinen, Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger) eingetragenen Wortmarke “ILLU” einzuwilligen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 100.000,– hinsichtlich der Verurteilung unter Ziff.1,
   120% des jeweils zu vollstreckenden Betrags hinsichtlich der Kosten.

Streitwert: € 100.000,-

Tatbestand

Tatbestand

Mit der Klage verfolgt die Klägerin die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke “ILLU” wegen Nichtbenutzung.

Die Parteien sind konkurrierende Verlagsunternehmen.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 7.8.1995 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes für die Klassen 16 und 41 eingetragenen Wortmarke “ILLU” (Anlage K1). Neben weiteren Marken mit dem Bestandteil “Illu” ist die Beklagte auch Inhaberin einer eingetragenen deutschen Wortmarke “SUPER ILLU”.

Am 13.10.2008 hat die Klägerin Antrag auf Löschung dieser Marke wegen Verfalls beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt (Anlage K2), dem die Beklagte mit Schreiben vom 11.11.2008 widersprochen hat (Anlage K3). Hiervon wurde die Klägerin am 24.11.2008 in Kenntnis gesetzt (Anlage K4). Die vorliegende Klage ging am 24.2.2009 ein.

Mit Schreiben vom 5.3.2008 hat die Klägerin die Beklagte auf die Löschungsreife des hier angegriffenen Kennzeichens “ILLU” hingewiesen (Anlage K5).

Die Superillu Verlag GmbH& Co.KG, ein Tochterunternehmen der Beklagten, gibt eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift mit dem Titel “SUPERillu” hinsichtlich deren Erscheinungsbild auf die Anlagen B2 und B3 Bezug genommen wird, heraus.

Die Zeitschrift hatte im Jahr 2007 eine verkaufte Auflage zwischen 471.000 und 526.000 Exemplaren. Die letzten beiden Hefte des Jahres 2008 verkauften sich in einer Auflage von 616.000 und 419.000 Exemplaren, das erste Heft des Jahres 2009 in einer Auflage von 419.000 Exemplaren. Sie erreicht damit etwa 2,64 Millionen Leser.

Am 28.8.2008 brachte die Superillu Verlag GmbH & CO.KG das erste und am 13.11.2008 das zweite Sonderheft zur Zeitschrift “SUPERillu” mit dem Titel “illu” und dem Untertitel “Das Star-Magazin von SUPERillu” heraus. Das Erscheinungsbild dieser Publikationen ergibt sich aus den in Anlagen B30 und B 31 vorgelegten Exemplaren.

Seit dem 28.1.1998 bis zum 28.3.2007 wurde eine Fernsehsendung “SUPER ILLU TV” ausgestrahlt und unter www.super-illu.de wird ein Internetauftritt betrieben.

Am 19.2.2009 wurde eine die Marke “Illu” angreifende Klage aus dem Jahr 2008 (Landgericht Mannheim, Az. 7 O 44/08) gegen die hiesige Beklagte zurückgenommen.

Vor dem Landgericht München I und dem OLG München nahm die Super Illu Verlag GmbH& CO.KG die hiesige Klägerin aus Werktitel-, Marken- und Wettbewerbsrecht auf Unterlassung der Benutzung verschiedener Zeitschriftentitel mit dem Bestandteil “Illu” in Anspruch. Nachdem die Super Illu Verlag GmbH & CO.KG in erster Instanz obsiegt hatte, wurde die Klage in zweiter Instanz durch Urteil vom 24.9.2009 abgewiesen ( Anlagen B1 und K8).

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Wortmarke “ILLU” sei wegen Verfalls löschungsreif, da sie von der Beklagten weder innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Eintragung noch danach rechtserhaltend benutzt worden sei.

Die von der Beklagten dargelegte Benutzung des Titels “SUPERillu” im Zeitschriftenbereich sei bereits mangels Herkunftshinweis keine markenmäßige Benutzung.

Lizenzierung und Zustimmung der Beklagten zur Benutzung der angegriffenen Marke durch die Superillu Verlag GmbH & Co.KG durch die dargelegten Benutzungshandlungen werden bestritten.

Die Benutzung des Zeichens “SUPERillu” sei keine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke “ILLU”, da die Abweichung von der Eintragung den kennzeichnenden Charakter der Marke verändere. Der Verkehr nehme das Zeichen “SUPERillu” als ein einheitliches Zeichen wahr und erkenne nicht in “illu” einen eigenständigen Zeichenbestandteil, der unabhängig von der Gesamtbezeichnung kennzeichnende Funktion ausübe. Vorliegend habe aber auch der Titelbestandteil “SUPER” wegen der Abgrenzungsfunktion im Bereich der Zeitschriftentitel mit dem Bestandteil “Illu” eigenständige Kennzeichnungskraft.

Die Klägerin weist in diesem Zusammenhang auf die Voranstellung des Wortes “SUPER” und die Hervorhebung durch Großbuchstaben hin.

Weder die vorgelegten Leserbriefe (Anlage B22) noch die unter dem Titel “Namenstest “Illu”” in Anlage B23 vorgelegte Umfrage ergebe eine relevante Bekanntheit der Bezeichnung “Illu”.

Nach der Rechtsprechung des EuGH scheide jedenfalls eine rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke durch eine andere, ebenfalls eingetragene Marke, die wie vorliegend zu einer Markenfamilie gehöre, aus.

Die Herausgabe der Sonderhefte mit dem Titel “illu” sei als Benutzung der angegriffenen Wortmarke “ILLU” nicht zu berücksichtigen, da diese erstmals innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten vor Stellung des Löschungsantrags erfolgte, der in Anbetracht des Schreibens der Klägerin vom 5.3.2008 gemäß § 49 Abs.1 S.3 MarkenG nicht zu berücksichtigen sei.

Die Klägerin beantragt wie erkannt.

Die Beklagte beantragt Klagabweisung.

Sie trägt im wesentlichen vor, die dargestellte Benutzung der Zeichen “SUPERillu” und “Illu” durch die SUPERillu Verlag GmbH & CO.KG erfolge im Rahmen einer Konzernlizenz für alle Marken der Beklagten. Die Beklagte habe den Benutzungshandlungen der SUPERillu Verlag GmbH & Co. KG zugestimmt und sich diese als eigene Rechtserhaltung zu eigen gemacht.

Die Verwendung der Zeichen als Zeitschriftentitel sei gleichzeitig auch markenmäßig, da herkunftshinweisend.

Die Benutzung des Titels “SUPERillu” sei eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Wortmarke “ILLU”.

Die Abweichung des benutzten Zeichens vom eingetragenen Zeichen sei nicht so gravierend, dass der kennzeichnende Charakter von “ILLU” verändert werde.

Ausweislich der vorgelegten Leserbriefe setze der Leser “SUPERillu” mit der Bezeichnung “Illu” gleich.

Dem Zeichenbestandteil “illu” komme eine eigenständige kennzeichnende Bedeutung in dem Gesamtzeichen “SUPERillu” zu, da nur dieser Teil kennzeichnungskräftig sei. Eine Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch existiere nicht. Der Bestandteil “SUPER” habe in Alleinstellung keine Kennzeichnungskraft und hebe als Vorsilbe mit der Bedeutung “vorzüglich, sehr gut” lediglich die Bedeutung von “Illu” hervor.

Die beiden Zeichenbestandteile seien in der Titelgestaltung von einander abgetrennt, da die Schriftgröße unterschiedlich und der Bestandteil “illu” im Gegensatz zum Bestandteil “SUPER” in kursiven Kleinbuchstaben gehalten sei.

Auch die Benutzung durch Herausgabe der Sonderhefte mit dem Titel “illu” , erstmals am 28.8.2008 sei als rechtserhaltend zu berücksichtigen, da es der Beklagten aufgrund der durch Angriffe auf die Marke “Illu” unübersichtlichen Titel- und Markenrechtslage gestattet gewesen sei, die Marke ohne Schutzverlust zunächst nicht zu benutzen. Insoweit habe eine gemäß § 26 Abs.1 MarkenG berechtigte Nichtbenutzung vorgelegen.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Entscheidungsgründe

Die Klage, gerichtet auf Markenlöschung, zum Landgericht Mannheim ist zulässig, §§ 140 Abs.1,2 MarkenG i.V.m. § 13 JuZVO, 12, 17 ZPO, und hat auch in der Sache Erfolg.

Die angegriffene deutsche Wortmarke mit der Registernummer DE 39509427, eingetragen für die im Tenor angegebenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41, deren Inhaberin die Beklagte ist, ist wegen Verfalls zu löschen, §§ 55, 49 Abs.1 MarkenG.

Die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungshandlungen durch Herausgabe der Zeitschriftensonderhefte mit dem Titel “illu” (1.) und der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift mit dem Titel “SUPERillu” (2.) erfolgten nach Ansicht der Kammer zwar im Rahmen einer Konzernlizenz mit Zustimmung der Beklagten, stellen jedoch keine zur Rechtserhaltung gemäß § 26 MarkenG ausreichenden Benutzungshandlungen dar.

1. Die Herausgabe der Sonderhefte mit dem Titel “illu”, erstmals am 28.8.2008 ist gemäß den Regelungen in § 49 Abs.1 MarkenG in zeitlicher Hinsicht als Benutzungshandlung nicht mehr zu berücksichtigen.

Der Löschungsgrund des Verfalls tritt gemäß § 49 Abs.1 S.1 MarkenG ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Die erste Herausgabe eines Sonderheftes mit dem Titel “illu” datiert vom 28.8.2008, damit nach dem Ablauf des 5-Jahres-Zeitraums ab der Markeneintragung am 7.8.1995.

Obwohl die Herausgabe vom 28.8.2008 vor Stellung des Löschungsantrags gegen die Marke “ILLU” durch die Klägerin am 13.10.2008 stattfand, greift die Regelung des § 49 Abs.1 S.2 MarkenG, wonach der Verfall nicht geltend gemacht werden kann, wenn die Benutzung zwar nach Ablauf von fünf Jahren ab Eintragung, aber vor Löschungsantrag aufgenommen wurde, nicht, da die Herausgabe des Sonderhefts in den Zeitraum von drei Monaten vor Stellung des Löschungsantrags fällt, der vorliegend gemäß § 49 Abs.1 S.3 MarkenG unberücksichtigt bleibt. Dies deshalb, da die Klägerin unstreitig mit Schreiben vom 5.3.2008 (Anlage K5) die Beklagte auf die Löschungsreife der streitgegenständlichen Marke hingewiesen hat und damit die Beklagte als Markeninhaberin Kenntnis davon erlangt hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte im Sinne des § 49 Abs.1 S.3 MarkenG. Den Zeitpunkt der Aufnahme der Vorbereitungen für die Herausgabe des Sonderheftes teilt die Beklagte nicht mit, so dass nicht festgestellt werden kann, ob dieser etwa vor dem 5.3.2008 gelegen hat.

Für die Berechnung dieser 3-Monats-Frist bleibt gemäß § 49 Abs.1 S.4 MarkenG vorliegend auch der Zeitpunkt des Löschungsantrags zum Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, da die vorliegende Löschungsklage am 24.2.2009, damit am letzten Tag der Frist von drei Monaten ab Zustellung der Mitteilung des Patentamts nach § 53 Abs.4 MarkenG, einging und gemäß § 167 ZPO die fristwahrende Wirkung der Zustellung auf diesen Zeitpunkt zurückwirkt.

Ohne Erfolg macht die Beklagte hiergegen geltend, dass die Marke berechtigt im Sinne des § 26 Abs.1 MarkenG nicht benutzt worden sei, da sie zu diesem Zeitpunkt Angriffen in einem Rechtsstreit vor dem Landgericht Mannheim ausgesetzt war.

Die Einschränkung des Benutzungszwangs stellt eine Härteklausel für besonders gelagerte Ausnahmetatbestände dar. Der Angriff auf eine Marke fällt nicht hierunter und gehört grundsätzlich in die Risikosphäre des Markeninhabers (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, Rdn.115 zu § 26).

§ 49 Abs.1 MarkenG erlegt dem Markeninhaber in Satz 3 zur Abwendung des Verfalls gerade auch für den Fall, dass er auf Angriffe gefasst sein muss, die Benutzungsaufnahme auf und befreit nicht von dieser.

2. Auch die Benutzung des Zeichens “SUPERillu” als Zeitschriftentitel stellt keine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Wortmarke “ILLU” gemäß § 26 MarkenG dar.

Zwar wäre eine etwaige Nichtbenutzung innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums ab Eintragung durch die Benutzung zumindest seit 2007, damit vor Stellung des Löschungsantrags und vor dem Schreiben vom 5.3.2008, gemäß § 49 Abs.1 S.2 MarkenG geheilt.

Die Kammer geht auch von einer Benutzung des Zeichens “SUPERillu” als Zeitschriftentitel gemäß Anlage B3 als Marke aus, da die Rechtsprechung für bekanntere periodisch erscheinende Druckerzeugnisse eine unternehmensbezogene Herkunftsvorstellung annimmt, da das regelmäßige Erscheinen im selben Verlag die Schlussfolgerung nahe lege, dass der Titel im Verkehr jedenfalls auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 152 -Gallupp-, BGH GRUR 2000, 504 -“FACTS”).

Letztlich kann diese Frage aber dahinstehen, da die Abweichung in der Benutzungsform jedenfalls den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen und angegriffenen Wortmarke “ILLU” verändert und die Benutzung des Zeichens “SUPERillu” damit nach § 26 Abs.3 8.1 MarkenG keine Benutzung der eingetragenen Marke darstellt.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist entscheidend für die Beibehaltung des kennzeichnenden Charakters einer Marke, ob die Abweichung im Verkehr als erheblich angesehen wird, das heißt, ob der Verkehr in der eingetragenen Marke und dem benutzten Zeichen dieselbe Marke sieht und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. BGH GRUR 2008, 714 -idw-; BGH GRUR 2007, 592 bodo BLUE Night”; Fezer, Markenrecht, 4.Auf. 2009, Rdn.177 zu § 26 m.w.N.).

Die Zeichenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist, der ein Zeichen regelmäßig in seiner Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH GRUR 2008, 903 -SIERRA ANTIGUO”). Das schließt es allerdings nicht aus, einem Zeichenbestandteil eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen, vor allem, da der Verkehr erfahrungsgemäß dazu neigt, mehrteilige Bezeichnungen in einer ihre Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.

Dies gilt indes nicht für das Zeichen “SUPERillu”, das nach Ansicht der Kammer einen Gesamtbegriff darstellt, den der Verkehr nicht in seine Bestandteile aufspalten wird, da hierfür aufgrund der Kürze des Begriffs und der einfachen Aussprechbarkeit kein Bedürfnis besteht. Das Zeichen wird in der benutzten Form auch als ein Wort zusammengeschrieben, weshalb eine Aufspaltung auch nicht nahe gelegt wird.

Das Zeichen ist aus zwei beschreibenden Elementen “Super” und “Illu” zusammengesetzt, von denen keines eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweist.

“Super” ist eine Eigenschaftsangabe, die auf eine Spitzenstellung und besondere Qualität hinweist und häufig werbemäßig verwendet wird, somit ein beschreibendes Element.

Aber auch “Illu” ist im Bereich der Druckerzeugnisse nur der beschreibende Hinweis auf eine Illustrierte und wird als Bezeichnung für eine bebilderte Publikation verwendet. Bezeichnungen, die das Werk beschreiben, kommt aber keine Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH GRUR 2006, 594 -Smart Key”).

Dieser beschreibende Gehalt bleibt auch in der zusammengesetzten Bezeichnung “Superillu” erhalten, so dass der Verkehr dem Bestandteil “Illu” jedenfalls keine den Bestandteil “Super” übersteigende Bedeutung beimisst.

Zur Abgrenzung von anderen Illustrierten wird der Verkehr diejenige, die einzigartig und herausgehoben, nämlich “super” ist, auch gerade so bezeichnen. Damit wird der Bestandteil “Super” von Verkehr in der Wahrnehmung nicht vernachlässigt und der Gesamteindruck des Titels “SUPERillu) weder von dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil “illu” geprägt noch hat dieser selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamttitel inne.

Hierfür spricht auch die Gestaltung des Schriftbildes des Titels, in der der Bestandteil “SUPER” durch Großbuchstaben hervorgehoben wird.

Anderes belegen entgegen der Auffassung der Beklagten auch die von ihr vorgelegten Leserbriefe, in denen einzelne Leser die Zeitschrift “SUPERillu” nur als “Illu” bezeichnen, nicht. Es handelt sich um eine willkürliche, von der Beklagten getroffene Auswahl an einigen wenigen Lesern, die diese Abkürzung aus unterschiedlichen Gründen gewählt haben können.

Auch dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten des Instituts für Marktforschung GmbH Leipzig (Anlage B 23) fehlt es bereits an der repräsentativen Auswahl der Verbraucher, da nur solche aus den neuen Bundesländern, einschließlich der östlichen Stadtteile von Berlin, nicht jedoch des gesamten Bundesgebiets befragt wurden. Die Aussagekraft dieses Gutachtens unterliegt auch insoweit Zweifeln, als die eigene Darstellung des Befragungsergebnisses zur Bekanntheit der Bezeichnung “Illu” die eigenen Schlussfolgerungen nicht trägt. So sollen 76% der Befragten angegeben haben, die Bezeichnung “Illu” im Zusammenhang mit Zeitschriften schon einmal wahrgenommen zu haben. Für knapp zwei Drittel dieser Befragten deutet “Illu” ausweislich der Ausführungen auf Seite 2 des Gutachtens auf eine ganz bestimmte Zeitschrift hin. Nachdem dann hierzu noch weitere 6% hinzuaddiert werden, wird wie folgt zusammengefasst: “Die Bezeichnung “Illu” wird also insgesamt von 69% der Befragten als Hinweis auf eine ganz bestimmte Zeitschrift verstanden”. Es handelt sich jedoch nach der eigenen Darstellung offensichtlich nur um 69% der 76% der Befragten, die “Illu” bereits einmal im Zusammenhang mit Zeitschriften wahrgenommen haben, somit nur um knapp 53% aller Befragten.

Da bereits aufgrund der Änderung des kennzeichnenden Charakters der Marke eine rechtserhaltende Benutzung durch Benutzung des Zeitschriftentitels “SUPERillu” ausscheidet, war eine Entscheidung zur Richtlinienkonformität und der Möglichkeit der richtlinienkonformen Auslegung des § 26 Abs.3 8.2 MarkenG nicht mehr erforderlich.

Hinsichtlich der weiteren von der Beklagten vorgetragenen Benutzungen in Fernsehen und Internet wird bereits nicht vorgetragen, wer die Zeichen benutzt. In Anbetracht dessen, dass die dort benutzten Zeichen mit dem Zeitschriftentitel “SUPERillu” bis auf Schreibweise und weitere Zusätze identisch sind, ergibt sich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung durch die abweichenden Zeichen jedenfalls keine der Beklagten günstigere Beurteilung.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Dr. Kircher
Vors. Richter am
Landgericht

Lehmeyer
Richter

Gauch
Richterin am Landgericht

Rechtsgebiete